走出去智库：如何应对国际竞争对手知识产权“狙击”？

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目前，第一家科技板块上市公司南京微创医疗科技有限公司(以下简称南威医疗)涉及两起专利诉讼，即波士顿科技和波仪器公司以南威医疗被诉产品侵犯其美国专利为由，向美国特拉华州地方法院提起民事诉讼。

“走出去”智库(cggt)观察到，根据南威医疗招股说明书披露，2016年至2018年，其海外销售收入分别占主营业务收入的40.95%、44.77%和44.70%。在出口销售收入中，来自美国的比例在过去两年中超过了三分之一，并且还在继续增长。南威医疗在境外(主要是美国和德国)采购的原材料占采购总额的比例分别为20.95%、16.66%和15.81%。

南威医疗招股说明书分析了其海外业务风险，一是海外销售风险。未来，一些国家或地区可能会采取提高关税价格或限制销售等贸易保护措施，海外地区的市场状况或主要海外客户的信用风险可能会出现重大不利变化。二是海外采购风险。受中国贸易应对措施的影响，海外采购的主要原材料的税率提高了。

南威医药的专利诉讼情况如何？《走出去》智库今天发表了律师事务所律师郭的案例分析文章，面向关注跨境法律风险的读者。

想要一些吗

1.由于南威医药的产品不符合普遍覆盖原则，等效原则不适用，美国被控的南威医药产品没有侵犯bsc和bssi的专利，南威医药胜诉的概率约为70%。

2.根据德国和美国知识产权律师出具的法律意见，南威医疗现有的诉讼相关产品不侵犯原告在德国和美国的知识产权。

3.南威医疗已经推出了升级的替代产品，并计划在2020年上半年之前取代现有的诉讼相关产品。升级后的替代产品已申请专利保护，经知识产权服务机构查询相关技术内容和法律状况，未发现侵权风险高的专利。

4.知识产权作为拟上市企业的核心资产和核心竞争力，一直受到中介机构和监管当局的关注，也是竞争对手用来“攻击”拟上市企业的最重要的“武器”和“手铐”。

上导轴承

南威医药(688029)(以下简称发行人)招股说明书披露，公司早年为美国医疗器械公司的客户提供oem服务，并逐步开发出自己的品牌产品。2018年11月，波士顿科学公司在美国和德国对出版商的sureclip系列产品提起专利诉讼。报告期内，发行人销售比例最大的产品为止血药和封闭药，最近一年的销售比例达到42%。

问题1:专利侵权的认定

请向发行人说明发行人判断不存在侵犯相关专利权的理由和依据是否充分。

回答要点:2018年11月26日，美国当地时间，bsc和bssi向美国法院提起诉讼，理由是发行人、mtu和henryscheininc。侵犯专利权；2018年11月20日，德国当地时间，bsl向德国法院提起诉讼，理由是mte和sihc侵犯了专利权。

发行人的律师认为发行人没有侵犯bsc、bsl等的专利权。

(1)德国专利律师认为mte没有侵犯bsl的专利权

受发行人委托，发行人欧洲诉讼案代理人保罗·阿尔布雷特(paul albrecht)为德国诉讼案出具了法律意见书。保罗·阿尔布雷特律师事务所是德国埃森地方法院注册的纽斯专利律师事务所。签名律师ralf albrecht自1993年起被该专利律师事务所接受为专利律师。

Paul albrecht认为，根据被告关于德国被告产品结构的信息和其他相关信息，可以确定德国被告产品没有实施一项或多项与专利相关的权利要求的限制，并且被告对诉状中提出的所有权利要求都有合理的抗辩依据。

(2)美国执业律师认为发行人和mtu没有侵犯bsc和bssi的专利权

受发行人委托，程承厚，美国纽约州执业律师(执业许可证号:4856555)，为美国诉讼出具法律意见。程承厚拥有宾夕法尼亚大学法律硕士学位和北京大学法学院知识产权博士学位。

程承厚认为，美国法院主要根据普遍覆盖原则和等同原则来判断专利侵权案件是否构成专利侵权。将美国被告产品的技术特征与bsc和bssi持有的专利(9，980，725)、(7，094，245)和(8，974，371)进行比较，两种产品呈现的技术特征不同，因此不符合普遍覆盖原则的要求，因此，此时有必要进一步判断等效原则是否适用于本案。与bsc和bssi声称的专利侵权相比，美国的被告产品在技术特征上不尽相同，其实质功能或实质最终结果也不同。因此，对等原则不应适用于这种情况。

根据程承厚的说法，由于发行人的产品不符合普遍覆盖原则和等效原则不适用，发行人在美国被指控的产品不侵犯bsc和bssi的专利，发行人胜诉的概率约为70%。

(3)知识产权专家、技术专家和临床专家认为发行人的“sureclip”产品不存在侵权行为

根据北京骏策知识产权开发中心对止血夹专利案的法律论证意见，原国家知识产权局法律法规司司长尹信田，中国人民大学知识产权学院院长、中国知识产权法研究会会长刘春田，中国知识产权法研究会副会长李顺德， 中国工程院院士、海军军医大学长海医院院长李、、消化内科主任、中华医学会消化内镜分会候任主席、解放军总医院消化科主任凌惠强、东南大学机械工程学院院长倪中华、、清华大学摩擦学国家重点实验室副主任等专家认为，该出版社的“sureclip”产品在设计理念、技术原理、产品结构、临床应用等方面都具有新颖性和创造性，不存在抄袭或恶意侵权行为。 “sureclip”与波士顿科学专利和波士顿科学止血夹之间存在实质性差异，他们对法院的最终判决持乐观态度，认为其不构成侵权。

(4)国际私法专家认为，bsc和其他人在中国法院起诉发行人的可能性极小。

国际私法专家、知识产权专家教授和清华大学知识产权中心主任崔副教授一致认为，在实践中，外国专利权人在中国法院起诉中国公司在外国市场侵犯专利的情况非常少见。权利人向中国法院起诉并不意味着中国法院一定会认定专利侵权成立。相反，专利权是否有效以及专利权利要求是否涵盖被告的制造和销售行为是一个复杂的法律判断。为了赢得最终的案件，权利人不得不经历一个复杂的司法过程，这个过程具有很大的不确定性。综合分析表明，本案中外国专利权人在中国法院起诉南京公司(发行人)的可能性应该很小。

(5)知识产权服务机构在搜索sureclip产品时未发现侵权风险高的专利

根据北京市潮程律师事务所出具的《反侵权搜索报告》(案件编号:pd19014337)，根据出版商的“sureclip”产品，查询了波士顿科学公司在欧洲的高相关专利，并查询了它们的技术内容和法律地位。经过对侵权行为的检索和比较分析，认为除了诉讼涉及的专利ep3023061b1和ep1328199b1外，《反侵权检索报告》(案件编号。:pd19014811)，对于出版商的“sureclip”产品，询问了波士顿科学公司在美国的高相关专利，并询问了它们的技术内容和法律地位。经检索和侵权比较分析，认为除诉讼涉及的专利外，us7094245b2、us8974371b2、us9980725b2、

鉴于德国和美国知识产权律师出具的法律意见，发行人现有的诉讼相关产品不侵犯原告在德国和美国的知识产权；中国知识产权、机械和医药领域的专家认为，诉讼涉及的发行人现有产品与被告之间存在实质性差异，他们对法院不构成侵权的最终判决持乐观态度；中国国际私法领域的专家认为，外国专利权人不太可能在中国法院起诉发行人；知识产权服务机构在欧洲和美国搜索sureclip的产品时没有发现高侵权风险。发行人已经推出了升级的替代产品，并计划在2020年上半年之前替换现有的诉讼相关产品。升级后的替代产品已申请专利保护，经知识产权服务机构查询相关技术内容和法律状况，未发现侵权风险高的专利。在诉讼案件审理过程中，发行人原有产品或升级换代产品可以继续正常销售，发行人大股东已承诺承担发行人可能承担的赔偿责任。因此，我们的律师认为，美国和德国的诉讼案件不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

问题2:股东的承诺

伟创咨询、招商局、康华、华盛凌丰、绿纸等发行人股东承诺的诉讼赔偿责任范围、内部分享机制、股东分红及承诺追加锁定股份，仍不足以进行赔偿。

回复要点:发行人股东如微入侵咨询、招商局、康华、华盛凌峰、绿纸(以下统称“承诺人”)承诺，承诺日出具承诺函的所有股东(微入侵咨询、招商局、康华、华盛凌峰、绿纸)所持发行人股份总额如下(1)。

(1)自承诺发出之日起，受允诺人在发行人作出的股息决议中获得的所有税后现金股息均存入发行人开立的专用银行账户，用于在实际发生赔偿责任时履行承诺；

(2)承诺人还承诺锁定企业持有的发行人股份总数的额外5%(基于承诺发行日持有的股份数量)，直到上述波士顿科学专利诉讼得到解决。如果受允诺人应支付的赔偿金额超过受允诺人在上述第(1)项中的发行人的特别银行账户中存入的资金，受允诺人将在发行人额外锁定的股份总数的5%的限额内(基于发行允诺之日持有的股份数量)向发行人支付赔偿金额。

发行人主要股东伟创咨询、招商局、康华作出补充承诺:上述承诺全部履行后，发行人在专利诉讼案件中的赔偿责任由伟创咨询、招商局、康华分别按照承诺发行日持有的发行人股份总额/已发行专利诉讼相关承诺的所有股东(伟创咨询、招商局、康华)持有的发行人股份总额的比例承担。

综上所述，当股东分红并承诺锁定额外股份仍不足以补偿时，发行人的大股东伟创咨询、招商局和康华承诺承担剩余的补偿责任。这些承诺和处理方法可以使发行人完全赔偿由此类诉讼可能造成的损失，并且不会损害发行人和中小股东的权益。

郭过述评

知识产权作为拟上市企业的核心资产和竞争力，一直受到中介机构和监管当局的关注，也是竞争对手用来“攻击”拟上市企业的最重要的“武器”和“手铐”。尤其是对于科技板企业来说，这一点更为明显。

据公开报道，和龙科技、应时有限公司、康宏药业(007273)等上市公司在最终完成上市之前，与专利领域的相关竞争对手进行了长期的斗争；申请人:京丰能源、韩安科技、长阳科技等。也在进行艰巨的专利“反击”。

科技板企业都是知识密集型企业，知识产权是企业的重要资产，对企业的发展起着不可或缺的作用。因此，科学技术委员会的相关法律法规对知识产权有明确的规定。例如，《科技板块首次公开发行登记管理办法(试行)》第十二条规定，发行人不存在重大资产、核心技术、商标等重大权属争议。，这对持续经营有重大不利影响。此外，《公开发行证券公司信息披露内容和格式准则第41号——科学技术局公司招股说明书》第33条还规定，发行人应披露因技术、产品、政策和业务模式发生重大变化可能导致的风险。如技术风险，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不排他、技术未能形成产品或实现产业化；另一个例子是法律风险，包括重大技术和产品纠纷或诉讼风险对发行人法律合规性和持续经营的影响。

对于科技股企业来说，竞争对手一般会采取诉讼、宣告专利无效、报道甚至在媒体上公开质疑的方式来“狙击”相关报道企业。因此，如何合理、合法、高效地打击上述“狙击”，获得监管部门和投资者的认可，最终实现顺利上市，是科技板企业需要考虑的关键问题。

结合南威医药的案例，蛞蝓小组有以下建议和分析:

1.拟上市企业需要高度重视知识产权保护。既要合理保护自身资产的产权，又要尊重其他主体的知识产权，在企业内部建立健全知识产权保护体系。就专利而言，要预先规划好专利保护的“护城河”，建立有效的专利保护防御体系；在可能出现争议的情况下，通过和解、专利购买、专利授权等方式，在申请前主动依法取得相关专利的使用权，以解决相关专利争议。

2.在上市申请文件中，应对现有或潜在的知识产权纠纷进行充分的信息披露。科技板块注册制度的核心是信息披露，这与资本市场的其他上市板块有很大的不同。南威医疗在科学技术委员会的申请文件披露了波士顿科技公司在美国和德国起诉的专利侵权行为。

3、针对已经发生的知识产权诉讼，要积极应对。就南威医药而言，它及时聘请了美国和德国的律师，积极回应波士顿科学公司的诉讼。

4.回应交易所对已发生的知识产权诉讼的询问，如果能及时聘请专业机构或专业人士出具相关专业意见，将有助于说服监管部门。

在南威医药一案中，发行人的律师在答辩中引用了德国和美国专利律师的意见，相关专利律师认为发行人和mtu没有侵犯bsc和bssi的专利权。同时，发行人聘请了国内知名的知识产权法学家、医学专家、机械专家等专家，出具了发行人的“sureclip”产品在设计理念、技术原理、产品结构、临床应用等方面均具有新颖性和创造性，不存在抄袭、剽窃或恶意侵权的意见。专家表示，“sureclip”与波士顿科学专利和波士顿科学止血夹之间存在实质性差异，他们对法院最终判定其不构成侵权持乐观态度。

此外，发行人还聘请了中国国际私法领域的专家，专家们认为外国专利权人在中国法院起诉发行人的可能性极小。为了进一步证明他的“清白”，发行人还聘请了知识产权服务机构来搜索专利，并得出结论，在欧洲和美国搜索sureclip产品没有发现高侵权风险。

由此可见，南威药业为此专利诉讼已经用尽了各种手段，并邀请了各个领域的专家进行论证和解释，值得借鉴。

5.由于知识产权诉讼时间较长，一般很难在企业会议之前取得明确的结果。因此，为了避免可能的损失对发行人造成的不利影响，发行人的实际控制人或主要股东可以对可能的诉讼赔偿做出承诺，当发行人损失时，将承担相应的损失，从而避免公众投资者的损失。目前，这种承诺的薪酬安排已经形成了ipo项目审计的惯例。